Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации далее – Кодекс , и
Правилами подачи возражений и заявлений и и рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003
№ 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2018, поданное
Обществом с ограниченной ответственностью «Диалма , Москва далее –
заявитель , на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
далее – Роспатент об отказе в государственной регистрации товарного знака по
заявке № 2017719051, при этом установила следующее.
Обозначение по заявке № 2017719051, поданной 16.05.2017, заявлено на
регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08,
16, 21, 22, 25, 28, 30 и 41 классов МКТУ, указанны в перечне заявки.
В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение
« , включающее словесный элемент «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ ,
выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита по
дуге, и расположенное под ним изображение стрелкового оружия.
Роспатентом 09.10.2018 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2017719051 в отношении все заявленны
товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по
результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не
соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в себя
реалистическое изображение пистолета-пулемета Шпагина ППШ-41 пистолет-
пулемет, разработанный советским конструктором Георгием Шпагиным, активно
использовался в Великой Отечественной войне, а также во многи вооруженны
конфликта послевоенного времени. ППШ был создан как замена ППД-34/40.
Основной задачей при разработке этого оружия было создание образца, близкого к
ППД или превос одящего его по ТТХ, но при этом дешевого и пригодного для
массового производства, в том числе на непрофильны предприятия см. Интернет-
энциклопедию dic.academic.ru)), в связи с чем в отношении части заявленны
товаров 28 класса МКТУ например, «игры, игрушки, аппараты для видео игр не
подлежит правовой о ране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку
указывает на вид товаров.
Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного
обозначения отмечено, что поскольку заявителем не представлено письменное
согласие наследников Шпагина на использование в качестве товарного знака
изображения ППШ-41, удостоверенное в установленном российским
законодательством порядке, то заявленное обозначение не может быть
зарегистрировано на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку
способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров,
лица, оказывающего услуги.
Кроме того, в результате экспертизы заявленного обозначения установлено,
что оно с одно степени смешения с товарными знаками «
и
« по свидетельствам №№ 499138, 499137, зарегистрированными
на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инновационная фирма
«МАРК , Москва, в отношении однородны товаров 16 класса МКТУ.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 27.12.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к
следующему:
- заявитель согласен с установленным экспертизой несоответствием
заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса и просит
исключить из заявленного перечня товары 28 класса МКТУ – «игры, игрушки,
аппараты для видео игр , а также все товары 16 класса МКТУ; - заявитель предоставляет документальное подтверждение того, что он при
подаче заявки № 2017719051 действовал от имени и по поручению наследников Г.С.
Шпагина; - генеральный директор заявителя – Шпагина Надежда Борисовна – является
единственным учредителем заявителя, а также Президентом Благотворительного
Фонда содействия со ранению и популяризации научно-те нического наследия
Г.С. Шпагина, вторым учредителем которого является заявитель; - указанный Фонд является некоммерческой организацией, аффилированной с
заявителем, образован при согласии наследников Г.С. Шпагина и действует от и
имени; - в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 13.1 Федерального закона
Российской Федерации «О некоммерчески организация № 7-ФЗ от 12.01.1996
государственная регистрация некоммерческой организации, использующей в своем
наименовании имя гражданина, предоставляется на основании документов,
подтверждающи правомочие на его использование, в данном случае – согласия
наследников; - между заявителем и Фондом заключен договор, устанавливающий, что
заявитель регистрирует товарные знаки, связанные с именем Г.С. Шпагина, как
компания, имеющая большие, по сравнению с Фондом, возможности по
производству продукции, маркированной предполагаемыми к регистрации
товарными знаками, а также обладающая устойчивым по сравнению с недавно
образованным Фондом финансовым состоянием, позволяющим нести риски,
связанные с регистрацией товарны знаков; - учредитель и генеральный директор заявителя, один из дву учредителей и
Президент Фонда Шпагина Н.Б. является внучкой Шпагина Г.С.; - заявитель имеет непосредственное отношение к известному конструктору
стрелкового оружия Шпагину Г.С., действует от имени и по поручению его
наследников; - имеющееся в заявленном обозначении изображение не является ложным и не
вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, лица,
оказывающего услуги.
На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение
Роспатента от 09.10.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении
указанны в заявке товаров и услуг с внесенными в этот перечень изменениями,
указанными в возражении.
Дополнительно заявителем отмечено, что им изменен юридический адрес
новый адрес: 119048, Москва, Комсомольский проспект, дом 44, кв. 83).
К возражению приложены следующие документы:
(1) распечатка сведений из единого государственного реестра юридически
лиц далее – ЕГРЮЛ в отношении заявителя;
(2) копия устава Фонда содействия со ранению и популяризации научно-
те нического наследия Г.С. Шпагина, 2017 г.;
(3) копия свидетельства о регистрации Фонда содействия со ранению и
популяризации научно-те нического наследия Г.С. Шпагина;
(4) копии заявлений Шпагиной Надежды Борисовны, Данилова Александра
Николаевича, Червяковой Натальи Николаевны – наследников Шпагина Г.С.;
(5) копии документов о родстве;
(6) копия договора № 01/270517 от 27.05.2017 между заявителем и Фондом
содействия со ранению и популяризации научно-те нического наследия
Г.С. Шпагина.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующи в рассмотрении
возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты 16.05.2017) подачи заявки № 2017719051 правовая база для
оценки о раноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения юридически
значимы действий по государственной регистрации товарны знаков, знаков
обслуживания, коллективны знаков, утвержденные приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482
зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015,
регистрационный № 38572 , вступившие в силу 31.08.2015 далее – Правила .
В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарны знаков обозначений, не
обладающи различительной способностью или состоящи только из элементов:
1) вошедши во всеобщее употребление для обозначения товаров
определенного вида;
2) являющи ся общепринятыми символами и терминами;
3) арактеризующи товары, в том числе указывающи на и вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ и
производства или сбыта;
4) представляющи собой форму товаров, которая определяется
исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные
буквы и сочетания букв, не обладающие словесным арактером или не
воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или
с ематические изображения товаров, заявленны на регистрацию в качестве
товарны знаков для обозначения эти товаров; сведения, касающиеся изготовителя
товаров или арактеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из
которого изготовлен товар.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарны знаков обозначений,
представляющи собой или содержащи элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в
заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте проис ождения, которое
не соответствует действительности.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарны знаков обозначения, тождественные или
с одные до степени смешения с товарными знаками други лиц, о раняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородны товаров и имеющими более
ранний приоритет.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается с одным до степени
смешения с другим обозначением товарным знаком , если оно ассоциируется с ним
в целом, несмотря на и отдельные отличия.
Согласно пункту 42 Правил с одство словесны обозначений оценивается по
звуковым фонетическим , графическим визуальным и смысловым
семантическим признакам.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различны сочетания .
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности эти товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, и потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы и
реализации общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть ,
круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа
перечисленны признаков в и совокупности в том случае, если товары или услуги
по причине и природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику проис ождения изготовителю .
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017719051 заявлено
комбинированное обозначение «
- , включающее словесный
элемент «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ , выполненный стандартным шрифтом заглавными
буквами русского алфавита по дуге, и расположенное под ним изображение
стрелкового оружия.
Вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483
Кодекса основан на наличии с одны до степени смешения товарны знаков
« и « по свидетельствам №№ 499138,
499137, правовая о рана которы действует в отношении товаров 16 класса МКТУ.
Товарные знаки «
- и
- по
свидетельствам №№ 499138, 499137 являются словесными, выполнены заглавными
буквами русского алфавита.
Заявитель не оспаривает вывод о с одстве сравниваемы обозначений и об
однородности заявленны товаров 16 класса МКТУ товарам 16 класса МКТУ,
перечисленным в перечня регистраций №№ 499138, 499137.
При этом, как указано в возражении, с целью преодоления указанны
противопоставлений заявитель более не испрашивает регистрацию заявленного
обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ.
В отношении остальны товаров и услуг заявленного перечня оспариваемым
решением не было установлено несоответствия заявленного обозначения пункту 6
статьи 1483 Кодекса.
Несоответствие заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса
основано на выводе о том, что изобразительный элемент заявленного обозначения
представляет собой реалистическое изображение пистолета-пулемета Шпагина
ППШ-41), является нео раняемым для товаров 28 класса МКТУ – «игры; игрушки;
аппараты для видео игр .
Вместе с тем заявитель не оспаривает вывод о несоответствии заявленного
обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении указанны
товаров и более не испрашивает регистрацию заявленного обозначения для эти
товаров.
Несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса
установлено на основании использования в составе обозначения реалистического
изображения пистолета-пулемета Шпагина ППШ-41 в отсутствие согласия
наследников Шпагина Г.С.
Согласно указанному в заключении экспертизы источнику
(https://dic.academic.ru), пистолет-пулемет Шпагина ППШ-41) был разработан
советским конструктором Георгием Шпагиным, которому присвоено, в частности,
звание Героя Социалистического Труда 1945 , присуждена Сталинская премия
второй степени 1941 (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/180573).
Вместе с тем необ одимо учитывать следующее.
Заявитель, согласно материалам (1), (2), (6), осуществляет свою деятельность
совместно с Фондом содействия со ранению и популяризации научно-те нического
наследия Г.С. Шпагина, является одним из его учредителей. Вторым учредителем
Фонда, а также единственным учредителем заявителя является Шпагина Н.Б. –
внучка известного конструктора Шпагина Г.С., что следует из материалов 5).
Информации, свидетельствующей о том, что изображение пистолет-пулемет
Шпагина ППШ-41) способно порождать в сознании потребителей представление об
определенном лице, производящем товары 08, 21, 25, 28, 30 классов МКТУ, или
определенном лице, оказывающем услуги 41 класса МКТУ, в оспариваемом
решении не приводится.
Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение не порождает
не соответствующи действительности представлений об источнике проис ождения
заявленны товаров и услуг, которые не соответствуют действительности.
При имеющи ся обстоятельства оснований для признания заявленного
обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483
Кодекса коллегия не усматривает.
Таким образом, товарный знак по заявке № 2017719051 может быть
зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении
скорректированного заявителем перечня товаров и услуг.
Следует также отметить, что при рассмотрении возражения коллегией было также
принято во внимание наличие у заявителя исключительного права на товарный знак
« по свидетельству № 706116, зарегистрированный в результате
экспертизы заявки № 2017736521, в отношении товаров 28, 29 и 33 классов МКТУ.
Что касается изменения юридического адреса заявителя, то заявитель вправе
представить соответствующее одатайство о внесении изменений в материалы заявки
№ 2017719051, предусмотренное статьей 1497 Кодекса и Правилами, оформленное
надлежащим образом.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2018, отменить решение
Роспатента от 09.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2017719051.