Одним из условий охраноспособности товарного знака является критерий товарного знака Различительная способность.
Что такое различительная способность товарного знака- это требование того, что заявленное обозначение обладает всеми необходимыми характеристиками, которые позволяют потребителю отличать товары или услуги одного производителя от аналогичных товаров и услуг других производителей.
В соответствии с п. 1. ст. 1483 ГК РФ, «…Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров».
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Например » Центр современного искусства «ВИНЗАВОД», товарный знак приобрел различительную способность за счет интенсивного использования и был зарегистрирован Роспатентом в качестве охраняемого элемента.
В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания…»на основании Приказа Минэкономразвития РФ от 20 июля 2015 года № 482 патентная экспертиза при рассмотрении заявки на товарный знак, знак обслуживания устанавливает — относится ли заявленное обозначение к объектам, обладающим различительной способностью или нет в соответствие с п. 1 статьи 1483 ГК РФ.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, в частности, относятся:
• «…простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
• общепринятые наименования;
• реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
• сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар» Примером может служить:
Неохраноспособный товарный знак за счет интенсивного использования конкретным производителем может приобрести различительную способность , но для приобретения охраноспособности знака требуется доказательство, что различительную способность знак приобрел в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей, в средствах массовой информации. Примером может служить товарный знак, который приобрел различительную способность путем приведения в Роспатент соответствующих доказательств.
Примером может служить товарный знак, который приобрел различительную способность путем многолетнего использования.
При этом патентная экспертиза устанавливает, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.
В соответствие с определением ВАС РФ от 01.10.2013 № ВАС-13062/13, патентной экспертизе Роспатента необходимо доказать факт вхождения данного обозначения во всеобщее употребление. Требование предполагает следующее: обозначение теряет свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области, то есть несколько производителей выпускают товар с данным товарным знаком или оказывают услугу с таким же знаком обслуживания. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной.
При исследовании используются данные мнения максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.
Например, судом была признана потеря различительной способности товарного знака 34 класса МКТУ«Беломорканал», который с 1930 года использовалось и используется в настоящее время различными производителями, в том числе, фабрика имени Урицкого, на которой начато производство папирос «Беломорканал», сегодня функционирует как ОАО «Петро» и продолжает производство папирос, маркированных обозначением «Беломорканал», а, следовательно, спорное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары конкретного юридического лица (статья 1477 ГК РФ). При таких обстоятельствах суд согласился с выводом Роспатента о том, что обозначение «Беломорканал» не обладает различительной способностью» (определение ВАС РФ от 01.10.2013 № ВАС-13062/13).
За счет использования товарного знака несколькими производителями, товарный знак, который изначально обладал различительной способностью, может со временем ее утратить. То есть обстоятельства, возникающие после регистрации товарного знака, связанные с его последующим использованием, могут повлиять на действительность этой регистрации. Для того, что бы этого не произошло, тем, кто выпускает аналогичную продукцию с таким же названием, можно предложить заключение Лицензионного договора.
Иначе возможен такой вариант,например:
В соответствие со ст. 1514 ГК РФ «Правовая охрана товарного знака прекращается … 6) на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида».
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно на, например, по причине неиспользования товарного знака правообладателем непрерывно в течение трех лет в соответствии со ст. 1486 ГК РФ. А по Лицензии он может быть признан использованным.
Положение (ст. 1512) содержит информацию о том, что , что «предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным: 1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 — 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса», которые применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения».
На необходимо знать, что, для товарного знака, который утратил со временем различительную способность, правовая охрана не может быть прекращена «задним числом» — с даты регистрации, но может быть прекращена на будущее, если он потерял различительную способность.
На основании протокола № 13 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 ноября 2015 года «…вывод об охраноспособности на дату предоставления охраны, естественно, не может быть изменён последующими обстоятельствами, такими как утрата охраноспособности и, соответственно, нет никаких оснований для аннулирования регистрации задним числом. «В частности, в случае утраты обозначением различительной способности проводится повторная оценка охраноспособности… возникает новый юридический факт— вывод об утрате различительной способности… и должен применяться подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».
Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам № СП-23/10 от 05.04.17г. была утверждена Информационная справка «…подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которой «…утрата обозначением различительной способности после государственной регистрации товарного знака не является основанием для удовлетворения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированных несоответствием товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ».
Таким образом, указанная норма п. 2 ст. 1512 ГК РФ «…не распространяется… если обозначение на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент соответствовало условиям охраноспособности, а на дату подачи возражений перестало им соответствовать …Если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он соответствовал условиям охраноспособности, то правовая охрана должна действовать весь период, пока соответствие условиям охраноспособности сохранялось.
Если на момент государственной регистрации товарного знака он обладал различительной способностью, то последующая утрата такой различительной способности не влечет признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ»
На основании вышесказанного, правовая охрана товарного знака, знака обслуживания, может быть прекращена только в силу подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ – а именно: на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, знака обслуживания в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.