С разрешения нашего клиента ООО «ЛУХТА ФЭШН ГРУП» приводим решение Суда по интеллектуальным правам, представителя Ответчика -нашего Партнера — Почетного адвоката России Горбачева Юрия Арсентьевича, представляющего фирму «ЛУХТА ФЭШН ГРУП» — нашего Доверителя.
19_5820783
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
г. Москва
Дело № А40-11469/13
09 июля 2013 г.
Резолютивная часть решения объявлена 04 июня 2013 года
Полный текст решения изготовлен 09 июля 2013 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи – Хайло Е.А., единолично (шифр судьи 19-109),
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савойским В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью «ТОККА» (ОГРН 1089847285439, ИНН 7807336890) к Открытому акционерному обществу «Детский мир-Центр» (ОГРН 11027700047100, ИНН 7729355029) третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, ООО «ЛУХТА ФЭШН ГРУП».
об обязании прекратить действия по нарушению исключительных прав истца; о взыскании компенсации и изъятии из оборота контрафактных товаров; при участии:
от истца: Абрамов К.В доверенность от 06.05.2013, паспорт
от ответчика– Ченокал А.В., по доверенности № 134/13 от 04.13.2012г.
от третьего лица (ООО «ЛУХТА ФЭШН ГРУП») – Горбачев Ю.А. доверенность № 79 от 11.02.2013,м удостоверение от третьего лица (Роспатент) – не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
С учетом принятого судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту — АПК РФ) заявления об увеличении размера иска, Общество с ограниченной ответственностью «ТОККА» (далее – заявители) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Открытому акционерному обществу «Детский мир-Центр» (далее – ответчик) об обязании прекратить действия по нарушению исключительных прав ООО «ТОККА», а именно: использование товарного знака №445508, путем предложения к продаже, хранения и продажи товаров с обозначением «ТОККА» и «ТОККАtribe» для которых зарегистрирован товарный знак
№445508,
взыскании 2 500 000 руб. компенсации, а также об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, имеющихся в наличии у ответчика, на которых незаконно размещен товарный знак истца и сходное с ним до степени смешения обозначение.
Исковое заявление основано на положениях ст.ст. 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту -ГК РФ) и мотивировано тем, что ответчик использует на территории Российской Федерации продукцию с обозначением «ТОККА» и «ТОККАtribe», являющимся сходным до степени смешения с товарным знаком истца.
Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.
Представитель ответчика против удовлетворения искового заявления возражал по основаниям, изложенным в отзыве, в котором просил в удовлетворении заявленных требований отказать.
Представитель третьего лица — ООО «ЛУХТА ФЭШН ГРУП» против удовлетворения иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве на иск, указывая на то, что ответчиком используется продукция с обозначением, на котором был воспроизведен товарный знак третьего лица, а не истца.
Представитель Роспатента в судебное заседание не явился, уведомлен в установленном порядке. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «ТОККА» (где последняя буква «А» наклонена), зарегистрированного за № 445508 (дата регистрации: 11.10.2011 г, дата приоритета: 25.08.2009г.) в отношении товаров 16 и 25 классов МКТУ, в том числе в отношении таких товаров как «брюки, жилеты, куртки, одежда, уборы головные».
В порядке п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.
Согласно п.3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
В обоснование заявленных требований истец указывает, что ответчик без согласия истца использует, путем предложения к продаже, хранения и продажи товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, а именно: куртки, жилеты, брюки, шапки и рукавицы, маркированные обозначениями «ТОККА» и «TOKKAtribe», являющиеся по мнению истца сходными с товарным знаком истца до степени смешения, в подтверждение чего представлен акт экспертного заключения от 20.12.2012г., протоколы осмотра вещественных доказательств, составленные нотариусом Санкт-Петербурга Лещенко А.И., по
3
адресам нахождения филиалов ответчика, а именно: г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 9, корп.2А, ТК «ПРОМЕНАД», г.Санкт-Петербург, ул.Ефимова, 2А, ТЦ «ПИК», г.Санкт-Петербург, бул. Новаторов, 11, корп. 2А, ТЦ «Французский бульвар», в которых содержатся в том числе фотографии, кассовые чеки, имеющие реквизиты ответчика.
Истец полагает, что обозначения, используемые ответчиком, являются сходным до степени смешения с товарным знаком «ТОККА» по свидетельству № 445508.
Судом установлено, что ОАО «Детский мир-Центр» использует на территории Российской Федерации продукцию, а именно: куртки, жилеты, брюки, шапки и рукавицы, маркированные обозначениями «ТОККА» и «ТОККА tribe» (с раздельным написанием словесных элементов), что подтверждается нотариальными протоколами осмотра вещественных доказательств, составленные нотариусом Санкт-Петербурга Лещенко А.И., по адресам нахождения филиалов ответчика, а именно: г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 9, корп.2А, ТК «ПРОМЕНАД», г.Санкт-Петербург, ул.Ефимова, 2А, ТЦ «ПИК», г.Санкт-Петербург, бул. Новаторов, 11, корп. 2А, ТЦ «Французский бульвар», в которых содержатся в том числе фотографии, кассовые чеки, имеющие реквизиты ответчика. А также не оспаривается самим ответчиком.
Ответчик и третье лицо в своих отзывах по заявленному иску ссылаются на то, что ответчиком осуществляется продажа товара, маркированного обозначениями «ТОККАТРАЙБ», «TOKKATRIBE» и «TOKKA TRIBE» на законных основаниях, поскольку у поставщика товара имеется исключительное право на товарные знаки.
Третье лицо указывает, что для осуществления коммерческой деятельности и в целях защиты своих прав им были приобретены исключительные права на следующие средства индивидуализации: на товарный знак «ТОККАТРАЙБ/ TOKKATRIBE», зарегистрированный на территории Российской Федерации за № 484181 с датой приоритета от 13.03.2012г. в отношении товаров 25 класса МКТУ. А также товарный знак «ТОККА TRIBE», зарегистрированный в соответствии с Сертификатом о регистрации WIPO Madrid (The International Trademark System) с датой приоритета от 25.02.1997г. и с распространением защиты по 25 классу МКТУ.
В связи с чем, по мнению ответчика и третьего лица, используемые ответчиком обозначения не сходны до степени смешения с товарным знаком истца.
Суд учитывает, что факт регистрации того или иного изображения в качестве товарного знака не запрещает правообладателю использовать видоизмененные изображения на выпускаемой им продукции.
Однако, используемые ответчиком на предлагаемых товарах обозначения «ТОККА» и «ТОККА tribe» (с раздельным написанием словесных элементов), где словесный элемент «ТОККА» занимает большее пространственное положение по сравнению с другим словесным элементом при маркировке товара, занимает доминирующее положение. Таким образом, акцентируя на себя внимание при восприятии маркировки в целом.
Общее зрительное впечатление товарного знака истца № 445508 и обозначения «ТОККА», занимающего доминирующее положение при маркировке товаров, использованного ответчиком позволяет сделать вывод, что
4
указанные обозначения являются сходными по фонетическому и по графическому признакам.
Товар, распространяемый ответчиком, является однородным товарам 25 класса МКТУ, для которого действует правовая охрана товарного знака истца №445508. Таким образом, обозначение, использованное на товаре, распространяемом ответчиком, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца и может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.
В силу статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.
Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.
По смыслу приведенных нормативных положений использование субъективных гражданских прав в условиях соперничества (борьбы) хозяйствующих субъектов обусловлено определенными границами (пределами реализации) с учетом прав и интересов иных лиц, в том числе потребителей товаров, работ, услуг. Жесткость конкуренции не может отождествляться с ее недобросовестностью. Вместе с тем правомерное соперничество (борьба) хозяйствующих субъектов, а равно превышение пределов допустимого (правомерного) в условиях такого соперничества не могут рассматриваться правоприменителем как предполагающие оценку лишь ограниченного и тождественного набора конкретных способов и форм поведения, использованных конкурентами. Конкуренция не исключает использования каждым конкурентом различных правовых и экономических вариантов (механизмов) продвижения на товарном рынке, борьбы за потребителя в условиях прямого либо опосредованного воздействия на него (с использованием тех или иных схем производства и реализации товаров, напрямую либо через посредников). При таких различных вариантах бизнеса определенные
5
хозяйствующие субъекты не утрачивают статуса конкурентов (лиц, заинтересованных в одном потребителе на одном и том же товарном рынке).
В силу ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: распространение неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей; некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами; продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг; незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
Таким образом, товарный знак и исключительное право на него сопряжены с определенными общественно полезными целями использования объекта интеллектуальной собственности. Регистрация соответствующего права не может восприниматься как абстрактный юридический факт, а имеет юридически значимые цели.
Ответчик не доказал факт того, что использование им видоизмененного товарного знака не повлекло нарушение прав истца, связанных с использованием товарного знака № 445508.
В соответствии с требованиями ст.ст. 1229, 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.
Согласно п.п.3-5 ч.2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
В соответствии с требованиями ч.3 ст.1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым
6
не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.
Таким образом, в силу указанных норм закона следует, что только правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Истец своего согласия на использование ответчиком своего товарного знакв не давал, в связи с чем такое использование является неправомерным.
Оценив, в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие факт нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки, который в силу статьи 1484 ГК РФ подлежит правовой защите.
Доказательств обратного, в нарушение положений ст. 65 АПК РФ, ответчиком не представлено.
Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
Статьей 1229 ГК РФ установлено, что использование товарного знака, осуществляемое без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ.
В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
7
На основании ст. 1515 ГК РФ заявлено требование о взыскании 2 500 000 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака.
Частью 4 статьи 1515 ГК РФ определено право правообладателя требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.
Доводы ответчика и третьего лица, изложенные в отзыве на иск, признаются судом необоснованными и подлежащими отклонению, поскольку они противоречат установленным обстоятельствам, имеющимся в материалах дела доказательствам, а также нормам материального права.
Требуя взыскание компенсации в размере 2 500 000 руб., истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения исключительного права.
Однако, учитывая, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что правонарушение ответчика повлекло существенное ущемление прав истца, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает возможным уменьшить сумму компенсации до 150 000 руб., поскольку данная сумма отвечает принципам разумности и справедливости.
В остальной части иск удовлетворению не подлежит.
В отношении предъявленного истцом требования об обязании отетчика прекратить действия по нарушению исключительных прав ООО «ТОККА», а именно: использование товарного знака №445508, путем предложения к продаже, хранения и продажи товаров с обозначением «ТОККАtribe» для которых зарегистрирован товарный знак №445508, суд считает, что оно не подлежит удовлетворению, поскольку используемое ответчиком обозначение «ТОККАtribe» (при слитном написании словесных элементов) имеет собственную правовую охрану, что подтверждается свидетельством №484181, а также суд считает, что оно не сходно до степени смешения с товарным знаком №445508.
Кроме того, регистрация товарного занка
№484181
не оспорена и его правовая охрана действует на территории Российской Федерации.
Вопрос о тождественности или сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует (п. 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной деятельности»).
Обратившись с настоящим исковым заявлением, истец также заявил также требование об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, имеющихся в наличии у ответчика, на которых незаконно размещен товарный знак истца и сходное с ним до степени смешения обозначение.
В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
8
В соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Однако, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что у ответчика в настоящее время имеются товары, этикетки товаров, на которых размещен товарный знак «ТОККА» или обозначения, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком. Кроме этого, истцом не представлены сведения о конкретных товарах, месте их нахождения, количестве, а также их принадлежности именно ответчику, что может затруднить исполнение судебного акта по настоящему делу.
При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что исковые требования в части изъятия из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, имеющихся в наличии у ответчика, на которых незаконно размещен товарный знак истца и сходное с ним до степени смешения обозначение, также не подлежит удовлетворению.
Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ пропорционально объему удовлетворенных исковых требований.
Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. ст. 8, 9, 12, 493, 1229, 1250, 1473, 1474, 1477, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Обязать Открытое акционерное общество «Детский мир-Центр» (ОГРН 11027700047100, ИНН 7729355029) прекратить действия по нарушению исключительных прав Общества с ограниченной ответственностью «ТОККА» (ОГРН 1089847285439, ИНН 7807336890), а именно: использование товарного знака №445508, путем предложения к продаже, хранения и продажи товаров с обозначением «ТОККА» для которых зарегистрирован товарный знак №445508.
Взыскать с Открытого акционерного общества «Детский мир-Центр» (ОГРН 11027700047100, ИНН 7729355029) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТОККА» (ОГРН 1089847285439, ИНН 7807336890) 150 000 руб. 00 коп. компенсации, а также 4 130 руб. 00 коп. расходов по уплате госпошлины по иску.
В удовлетворении остальной части иска – отказать.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТОККА» (ОГРН 1089847285439, ИНН 7807336890) в доход федерального бюджета РФ 33 500 руб. госпошлины.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья:
Е.А.Хайло