Патентное бюро
Руководитель патентного бюро
Патентный поверенный Российской Федерации Прозоровская Елена Васильевна
реестровый номер 422
+7 (499) 399-33-94
businesspatent@inbox.ru
Патентное бюро "БИЗНЕСПАТЕНТ" основано на базе патентно-правовой компании ООО "БИЗНЕСПАТЕНТ".
Более 10 лет на страже интеллектуальной собственности!
Более сотни крупнейших клиентов! Десятки успешных судебных процессов!
Основным направлением деятельности является регистрация интеллектуальной и промышленной собственности, защита от недобросовестной конкуренции интересов клиентов в Палате по патентным спорам и в Суде.

Решение Суда по интеллектуальным правам "Кондитерской фабрики "Алела"

С разрешения нашего клиента ООО «Кондитерская фабрика «Алела» приводим решение Суда по интеллектуальным правам, по Исковому заявлению  нашего Партнера —  Почетного адвоката России Горбачева Юрия Арсентьевича, представляющего «Кондитерскую фабрику «Алела» — нашего Доверителя. 

110_7137116
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ
24.02.2014 года Дело № А40-62738/13
Резолютивная часть решение объявлена 17.02.2014
Решение в полном объеме изготовлено 24.02.2014
Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Мищенко А.В. /единолично/, (шифр судьи 110- 41) при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Качко К.К., ,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества «Конде Наст» (ОГРН 1027739270052, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 54) к обществу с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Алела» (ОГРН 1056204016604, 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, 19), ), обществу с ограниченной ответственностью «Ропторг» (115409, Москва г, Каширское ш, 43, 3),
третьи лица: 1. Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк 2. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (123995, г.Москва, Бережковская наб., д.30,корп.1 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков,
от истца-Фиськина А.Е. по доверенности 03.06.2013;Лесконг Е.В. по доверенности от 01.02.2013г., Григорова М.В. по доверенности от 20.09.2013г. Шитиков В.Н. по доверенности от 20.09.2013г
от ответчиков-Горбачев Ю.А. по доверенности от 10.02.2014; Ширкова-Махальская Е.Л. по доверенности от 03.02.2014, .Бельская Е.А по дов. от 03.02.2014
от третьих лиц- 1) Шитиков В.Н. по доверенности от 17.05.2013г. , Григорова М.В. по доверенности от 16.05.2012г ; 2) не явился, извещен;
УСТАНОВИЛ: Закрытое акционерное общество «Конде Наст» обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Алела» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «Алурэ», «Alure», «Ala-Alure», «Ала-Алурэ» по свидетельствам №№396051, 396049, 307817, 360096 в отношении услуг 35 класса МКТУ. В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк, Роспатент. В порядке ст. 46 АПК РФ в качестве второго ответчика привлечено обществу с ограниченной ответственностью «Ропторг». В порядке ст. 49 АПК РФ истец изменил предмет требований, заявив о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «Алурэ», «Alure», «Ala-Alure», «Ала-Алурэ» по свидетельствам

№№501373,

501327,

501325,

501324

в отношении услуг 35 класса МКТУ.
В обоснование своего требования заявитель сослался на то обстоятельство, что указанные товарный знак не используется ответчиком в течение трех лет в отношении
2
заявленных услуг, предшествующих дате подачи иска, а сам заявитель заинтересован в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку, оказывает однородные услуги, имеет намерение реального использования в гражданском обороте сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации своих услуг со спорными товарными знаками, осуществил подготовительные действия к этому, подав заявки через аффилированное лицо, является администратором доменного имени, сходного с указанными знаками, учредителем СМИ- журналаALLURE (Аллюр), что является основанием для досрочного прекращения правовой охраны знака на основании ст. 1486 ГК РФ. В подтверждение своих требований представил свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-28734 от 06.07.2007, справку ЗАО «РСИЦ» от 29.04.2013, договоры на размещение рекламы №CN-Ф-07-042 от 10.11.2006, CN-А-10-1904 от 04.08.2010, CN-А-07-100 от 10.11.2006, 247-2012 от 07.11.2013, №191-2012 от 20.03.2012, акты сдачи-приемки услуг к ним, договор №12/02-2013 об оказании услуг по организации техническому обеспечению выставки от 12.02.2013, свидетельства №№484836, 96999, лицензионный договор от 03.01.2012, уведомление №2011741622/50, заявку №2011741622 от 19.12.2011. Первый ответчик иск не признал, сославшись на те обстоятельства, что заявитель не соответствует критерием заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака, а что спорные товарный знаки использовались им, что является основанием для отказа в удовлетворении настоящего заявления. Кроме того, сослался на то, что в настоящее время не является правообладателем спорных товарных знаков. В подтверждение своих доводов первый ответчик представил распечатки с сайте с доменным именем alela.ru, газеты, договоры №46 от 19.02.2013, №58 от 24.04.2009, №228 от 02.12.2011, договоры по оказанию услуг №16/10 от 30.04.2010, №29/12 от 05.03.2012, №203/11/11, акты к ним, рекламные буклеты, диплом участника дегустационного конкурса, дипломы о награждении золотой медалью, фотографии, свидетельства на товарные знаки, каталоги Ропторг, договор о совместной деятельности от 10.08.2008, положение о порядке распространения каталогов, договоры на размещение рекламного баннера №С10 от 10.01.2010 , №С18 от 22.01.2010, С14 от 20.01.2010, С15 от20.01.2010, договоры об услугах №Р5 от 26.04.2011, от 26.10.2012, В ходе судебного разбирательства истец заявил о фальсификации договоров о совместной деятельности от 10.08.2008, об услугах №Р5 от 26.04.2011, от 26.10.2012, на размещение рекламного баннера №С10 от 10.01.2010, положения о порядке распространения каталогов Рапторг с наклейкой «РОПТОРГ-ALURE». Первый ответчик указанные документы из числа доказательств исключил. Второй ответчик иск не признал, сославшись на то обстоятельство, что правообладателем товарных знаков стал только 04.12.2013. При этом использовал товарные знаки в отношении услуг 35 класса МКТУ совместно с первым ответчиком. В подтверждение своих доводов второй ответчик представил договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 08.10.2013, благодарственные письма, договор №387 на выполнение полиграфических работ от 09.12.2013, заявки.
Третье лицо- Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк, полностью поддержало доводы истца.
Третье лицо-Роспатент, в судебное заседание не явилось, извещено надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в связи с чем спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
В ранее представленном отзыве третье лицо сослалось на то обстоятельство, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не относится к вопросам, входящим в компетенцию Роспатента и, в случае удовлетворения требования заявителя, на основании судебного акта внесет соответствующие изменения в Госреестр.
3
Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив доводы, исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:
Учитывая, что регистрация товарных знаков №№501373,501327, была произведена до 01.01.2008, то есть в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования места происхождения товаров» (далее по тексту- Закон о товарных знаках), и продолжилось после 01.01.2008, в период действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что к рассматриваемому спору подлежат применению оба законодательных акта.
Как усматривается из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Алела» на дату подачи иска являлся правообладателем товарных знаков «Алурэ», «Alure», «Ala-Alure», «Ала-Алурэ» по свидетельствам №396051 с приоритетом 10.07.2008 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 42 классов, №396049 с приоритетом от 10.07.2008 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 42 классов, №307817 с приоритетом от 28.06.2005 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 42 классов, №360096 с приоритетом от 17.07.2006 в отношении товаров в отношении товаров и услуг 30, 35, 39 классов МКТУ. При этом 35 класс в отношении услуг агенства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок выставок в коммерческих или рекламных целях;продвижение товаров(для третьих лиц); распространение образцов; рекламные агенства; снабженческие услуги для те
04.12.2013 Роспатент зарегистрировал договоры об отчуждении исключительных прав на товарный знак от 08.10.2013 №№РД0137220, РД0137159, РД0137154, РД0137153, на основании которых правообладателем указанных товарных знаков в отношении услуг 35 класса МКТУ стало общество с ограниченной ответственностью «Ропторг», при этом товарным знакам с тем же приоритетом присвоены номера №№501373, 501327, 501325, 501324
Третье лицо- Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк, обратилось в Роспатент с заявкой №2011741622 о регистрации обозначения «ALLURE» в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Согласно уведомлению Роспатента №2011741622/50 от 12.12.2012, в результате проведения экспертизы указанного словесного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «Alure» по свидетельству №0396049(в настоящее время №501327), в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 35 класса, за исключением: менджемент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба(л.д.67 т. 2).
Согласно уведомлению№2011741622/50(11025544), удовлетворено ходатайство третьего лица о выделении заявки №2013721772 из первоначальной заявки№2011741622 и из перечня товаров первоначальной заявки исключена часть услуг 35 класса-реклама, продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью распространения и передачи рекламы в виде речевых текстовых сообщений, текстовых сообщений и сообщений по электронной почте через проводные и мобильные устройства, обеспечение веб-сайтом, позволяющим пользователям оформить подписку на потребительские журналы, заказ и покупка товаров через Интернет.
В обоснование своих требований истец ссылается на то обстоятельство, что товарный знак не использовался первым ответчиком в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, при этом новый правообладатель- должен также доказать использование товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ за тот же период.
В обоснование своей заинтересованности в прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец ссылается на те обстоятельства, что оказывает однородные услуги, имеет намерение реального использования в гражданском
4
обороте сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации своих услуг со спорными товарными знаками, осуществил подготовительные действия для этого, подав заявки через аффилированное лицо- Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк, является администратором доменного имени, сходного с указанными знаками, учредителем СМИ- журналаALLURE (Аллюр), имеет намерение реального использования в гражданском обороте сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров со спорным знаком, что является основанием для досрочного прекращения правовой охраны знака на основании ст. 1486 ГК РФ.
Вместе с тем в соответствии со ст. 22 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.
(в ред. Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ)
Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
Юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего.
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.
Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.
Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.
В соответствии с ч. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
В соответствии с п.2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в частности путем размещения товарного знака:
на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого
5
использования возникнет вероятность смешения(п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).
В соответствии с п.2 ст.1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.
К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное наме-рение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необ-ходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, по-давшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения(постановление Президиума ВАС РФ № 14503/10 от 01.03.2011).
При сомнениях в добросовестности заявителя и подозрениях в создании им видимости заинтересованности, у стороны и суда должны быть доказательства этому. (Постановлении Президиума ВАС РФ № 14503/10 ).
Исходя из фактических обстоятельств дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии заинтересованности у истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков и его иск не направлен на защиту нарушенного права или законных интересов.
Указанный вывод является самостоятельным основанием для отказа в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
При этом суд исходил из того, что:
— заявитель не является лицом, которое осуществило подготовительные действия для использования сходного обозначения, поскольку факт подачи заявки на регистрацию товарного знака иным, чем заявитель лицом(Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк), не свидетельствует о намерение использовать спорное обозначение при оказании услуг 35 класса МКТУ самим заявителем, а аффиллированость лица не является одним из критериев при определении заинтересованности в смысле ст. 1486 ГК РФ.
-настоящий иск не на направлен на защиту прав на домен или сходных до степени смешения обозначений со спорными товарными знаками при осуществлении однородной деятельности, поскольку заявитель использует как доменное имя, так обозначение на основании лицензионного договора от 03.01.2012 заключенного с третьим лицом, в соответствии с которым ему предоставлено право использования товарного знака allure по свидетельству № 96999 в отношении 16 класса МКТУ на материалах, товарах и в отношении услуг, связанных с продвижением и предложением услуг на размещение рекламы в журнале, учредителем которого является, на рекламных материалах и в деятельности связанных с продвижением журнала, в доменных именах, соответственно наличие спорных товарных знаков не создает угрозы законным интересам истца;
-согласно уведомлению Роспатента, третьему лицу отказано в регистрации обозначения «ALLURE» в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку оно сходно
6
лишь с одним товарным знаком по свидетельству №0396049(501327), тогда как истец заявляет о досрочном прекращении и других товарных знаков, которые Роспатент не признал сходными с заявленным обозначением;
-заявитель не представил доказательств, позволяющих сделать однозначный выводе о том, что является производителем однородных услуг- сведений в выписке из ЕГРЮЛЮ о видах деятельности не содержится, по факту заявитель является учредителем и издателем, в том числе журнала ««ALLURE», то есть лицом, осуществляющим материально-техническое обеспечение производства продукции средства массовой информации, тогда как, например, продвижение товаров для третьих лиц, да и в целом 35 класс МКТУ подразумевает сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например, теле-магазины или интернет-сайты;услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации письменных сообщений и записей, а также по использованию или сбору математических или статистических данных; услуги рекламных агентств, а также услуги по распространению проспектов или образцов непосредственно или по почте, то есть наиболее расширенный характер услуги, чем размещение рекламы товара на страницах журнала.
При указанных обстоятельствах требование заявителя о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака удовлетворению не подлежит.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины относятся на истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ, РЕШИЛ:
В удовлетворении иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца с даты его принятия. Судья: А.В.Мищенко

Наши контакты
+7 (499) 399-33-94

Москва, ул. Новая Басманная д.19, строение 2, офис 2-1
Наши партнеры
ГОРБАЧЕВ Ю. А.
Почетный адвокат России
www.goodlawyer.ru
Наши теги
патентное бюро | регистрация товарного знака | товарный знак | роспатент | фипс | ускоренная регистрация товарных знаков регистрация торговой марки | патентный поиск | регистрация полезной модели | регистрация изобретения | регистрация лицензионного договора | регистрация промышленного образца | регистрация договора об отчуждении