ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления
Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее — Кодекс) и Правилами подачи возражений и
заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными
приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от
02.03.2015, поданное Закрытым акционерным обществом «Птицефабрика
«Сусанинская», Костромская область, д. Зогзино (далее – заявитель), на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725427 (далее –
решение Роспатента), при этом установила следующее.
Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013725427,
поданной по факсимильной связи 18.07.2013, испрашивается на имя заявителя в
отношении товаров 29 класса МКТУ «яйца замороженные, яйца куриные, яйца
обработанные, яйца перепелиные, яйца утиные, птица домашняя неживая,
субпродукты из мяса птиц, белок и желток яичный, яичный порошок».
Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака
заявлено словесное обозначение «ФРЕШ», выполненное на русском языке.
Решение Роспатента от 12.12.2014 об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2013725427 было принято на основании заключения по
результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:
— заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483
Кодекса, поскольку указывает на свойства заявленных товаров 29 класса МКТУ и
является неохраняемым;
— указанный довод мотивирован тем, что обозначение «ФРЕШ» представляет собой
транслитерацию буквами русского алфавита слова «fresh» — свежий, натуральный,
неконсервированный, неиспорченный (см. Англо-русский словарь. В.К. Мюллер,
Москва, «Русский язык», 1990, стр. № 291, Интернет-словари);
— указанные выводы экспертизы не требуют проведения трудоемкого поиска, при
этом учитывались как отдельные данные из сети Интернет, так и результат
поискового запроса в целом, степень насыщенности Интернет-пространства такой
информацией (см. Яndex, http://translate.yandex.ru/; https://translate.google.ru/);
— для установления описательности элементов используется любая информация,
касающаяся семантики этого элемента: словари, справочники, энциклопедии и т.д.;
— заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не
предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их
использование;
— представленные заявителем документы не подтверждают приобретение
заявленным обозначением различительной способности на территории Российской
Федерации в отношении заявленных товаров;
— в представленных материалах обозначение «ФРЕШ» имеет графическое
исполнение, используется в композиции с другими элементами, что не доказывает
приобретение различительной способности заявленным обозначением;
— приведенные примеры регистраций товарных знаков по свидетельствам
№№ 203353, 364596, 457171, 442311 не могут быть учтены в силу независимого
делопроизводства по каждой заявке.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило
возражение от 02.03.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 12.12.2014.
Доводы возражения сводятся к следующему:
— заявленное обозначение «ФРЕШ» является словесным, то есть
охраноспособностью наделяется фонетическая составляющая, при этом данная
позиция закреплена в судебной практике (постановление Высшего арбитражного
суда Российской Федерации № 16577/11 от 17.04.2012), согласно которой
необоснованно подвергать оценке размер шрифта обозначения, место его
размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков
других правообладателей;
— при восприятии потребителем комбинированного обозначения, его внимание
акцентируется на словесном элементе;
— представленные на стадии экспертизы материалы содержат фотографии введенной
в гражданский оборот продукции, маркируемой обозначением «ФРЕШ»,
фонетическая составляющая которого идентична фонетике заявленного
обозначения;
— из переписки потребителей следует, что в сознании конечного потребителя успела
сформироваться четкая ассоциативная взаимосвязь между заявленными товарами 29
класса МКТУ и заявителем;
— потребители пользуются фонетической составляющей заявленного обозначения,
вне зависимости от его графического оформления;
— заявленное обозначение приобрело различительную способность ввиду
длительного нахождения в гражданском обороте и узнаваемо потребителем;
— словесные и графические элементы нанесены на упаковку для яиц в соответствии с
требованиями законодательства (например, ГОСТ Р52121-2003): пищевая ценность,
срок годности и т.д.;
— согласно представленной фотографии упаковки яиц, единственным обозначением,
способным индивидуализировать данный продукт, является словесный элемент
«ФРЕШ»;
— графическое оформление этикетки продукции заявителя обусловлено общей
концепцией композиции и не влияет на восприятие конечным потребителем
словесного элемента «ФРЕШ» в качестве доминирующего;
— государственным языком в Российской Федерации является русский язык, при
этом только 15 % россиян знают иностранный язык, поэтому большинство
российских потребителей воспримут заявленное обозначение как искусственное
слово, семантически нейтральное к заявленным товарам 29 класса МКТУ;
— английское слово «FRESH» читается как «ФРЭШ» (см. https://translate.google.ru/), в
то время как заявленное обозначение имеет иное произношение: «ФРЕШ»;
— заявленное обозначение не соответствует ни одному из критериев, упомянутых в
«Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (утв.
Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39) [далее — Рекомендации], поскольку не
характеризует заявленные товары 29 класса МКТУ;
— помимо указанных экспертизой значений слово «FRESH» имеет ряд и других
толкований;
— существует ряд товарных знаков, аналогичных заявленному: например,
«ФРУКТОВЫЙ САД» (свидетельство № 203353, приоритет от 28.10.1999); «ОВОЩ
ЮГА» (свидетельство № 364596, приоритет от 27.03.2007); «Желе о Фреш»
(свидетельство № 457171, приоритет от 02.07.2010) и другие;
— руководствуясь ч. 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации, заявитель
полагает, что отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака является нарушением конституционных прав;
— в п. 1 статьи 1483 Кодекса не содержится термин «описательный», в п. 2.2.
Рекомендаций расшифровано понятие «описательные элементы»;
— в ГОСТ-ах Р 52121-2003; 21784-76 содержится исчерпывающий перечень
терминов, применяемых к заявленным товарам, однако термин «ФРЕШ» в данном
перечне отсутствует;
— термин «ФРЕШ» в пищевой промышленности не используется, то есть не может
быть описательным и характеризующим заявленные товары;
— в поисковой системе сети Интернет по запросу «ФРЕШ» получены другие ответы:
например, «ФРЕД»;
— экспертизой проигнорированы ранее представленные материалы в отношении
подтверждения заявленным обозначением различительной способности
(фотографии, размещенные в сети Интернет рекламные материалы и т.д.);
— проведенная экспертизой оценка графического исполнения заявленного
обозначения некорректна и противоречит законодательству;
— согласно пункту 6.3.2 «Методических рекомендаций по проверке заявленных
обозначений на тождество и сходство» (утв. Приказом Роспатента от 31.12.2009
№ 197) при восприятии потребителем комбинированного обозначения, его
внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, в связи с чем
утверждение экспертизы об ином графическом оформлении обозначения «ФРЕШ»,
нанесенного на представленные материалы, не обосновано;
— фонетическая составляющая обозначения «ФРЕШ», приведенного в
дополнительных материалах, фонетически идентична заявленному обозначению;
— из представленных документов видно, что у потребителя успела сформироваться
четкая ассоциативная взаимосвязь между товарами 29 класса МКТУ,
маркированными обозначением «ФРЕШ», и заявителем;
— часть представленных документов содержит обозначение «ФРЕШ» в том виде, как
оно было заявлено, без какого-либо графического оформления.
На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене
решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака в отношении всего заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ.
В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие
документы:
— копии документов в части переписки заявителя с экспертизой в отношении заявки
№ 2013725427 – (1);
— примеры товарных знаков по свидетельствам №№ 203353, 364596 и т.д. – (2);
— сведения об исследовании знаний иностранных языков у россиян — (3);
— фотографии упаковки яиц — (4);
— значение слова «Fresh» — (5);
— копии товарных накладных – (6);
— выдержки из газет, журналов – (7);
— копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.10.2012 – (8);
— информация из сети Интернет, в том числе переписка потребителей – (9);
— копии материалов из ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые», ГОСТ 21784-
76 «Мясо птицы» — (10).
Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении
возражения от 02.03.2015, коллегия считает доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (18.07.2013) поступления заявки № 2013725427 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, вступившие
в силу 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений,
которые приобрели различительную способность в результате их использования.
Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим
различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые
наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров,
заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные
наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.
Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим
товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство,
назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт,
относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории
качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный
характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены
товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства;
видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и
посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из
географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место
нахождения изготовителя товара.
Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1,
2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в
товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4
Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели
различительную способность в результате их использования для конкретных
товаров.
Доказательства приобретения обозначением различительной способности
представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся
сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его
использования и т.д.
Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение
«ФРЕШ» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным
шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении
товаров 29 класса МКТУ «яйца замороженные, яйца куриные, яйца обработанные,
яйца перепелиные, яйца утиные, птица домашняя неживая, субпродукты из мяса
птиц, белок и желток яичный, яичный порошок».
Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи
1483 Кодекса показал следующее.
Заявленное обозначение «ФРЕШ» представляет собой транслитерацию
буквами русского алфавита слова «FRESH» (в переводе с английского языка на
русский язык – свежий, свежайший, свеженький, свежеприготовленный,
натуральный). Слово «свежий», «свежайший» имеет следующее толкование: не
утративший своих естественных свойств, доброкачественности, только что
приготовленный (о пище, напитках и т.д.). Там же в качестве примеров приведены:
свежие яйца, свежие фрукты, свежее молоко, свежая рыба и т.д. См. словарно-
справочные источники сети Интернет: https://translate.yandex.ru/; http://3000slov.ru/;
http://dic.your-english.ru/; https://ru.wiktionary.org/; http://dic.academic.ru;
http://tolkslovar.ru, а также материалы (5).
Что касается доводов заявителя в части плохого знания россиянами
иностранных языков (3), коллегия отмечает, что английский язык в настоящее время
является наиболее востребованным и популярным среди обучающихся, которые
составляют широкие круги населения (начиная от детей разного возраста, а также
взрослых). Кроме того, слово «FRESH» не является узкоспециализированным
термином, а представляет собой слово общего употребления, значение которого
приводится в общих, а также толковых англо-русских словарях.
Употребление в сети Интернет (например, myasnov.ru; www.ppitania.ru; foodfresh.
ru/; www.delivery-club.ru/ и т.д.; а также в электронной версии журнала
«Современная торговля» (март, 2013) – www.b2bcg.ru/ до даты подачи заявки)
обозначения «ФРЕШ» в значении «свежий», «свежие» подтверждает довод о том,
что оно воспринимается исключительно как «свежий» и не требует никаких
дополнительных рассуждений и домысливаний.
Кроме того, заявитель в представленных материалах (4,9) а также документах,
представленных на стадии экспертизы, указывает обозначение «ФРЕШ» на
упаковках яиц рядом со словосочетаниями: «чем свежее, тем вкуснее», «кушай
свежее», «кушай свежое», «яйца «фреш» (fresh англ. свежесть)», «яйцо «фреш» с
датой производства на самом яйце. Теперь Вы сами контролируете реальные сроки
производства. Вкусное, свежее и полезное!». Таким образом, из документов,
находящихся в материалах дела, коллегией усматривается, что позиционирование
обозначения было таковым, что оно преподносилось потребителю как
«описательный элемент», а не как средство индивидуализации товаров заявителя.
Следовательно, при восприятии заявленного обозначения «ФРЕШ»,
предназначенного для маркировки товаров 29 класса МКТУ, у среднего потребителя
возникают вполне однозначные ассоциации о продукции (яйцах, субпродуктах из
птицы и мяса птиц), которая является по своим свойствам свежей, в ней сохранено
максимум полезных свойств и питательных веществ.
В силу изложенного, заявленное обозначение «ФРЕШ» представляет собой
описательную характеристику, указывающую на свойства продукции, и потому
является неохраняемым.
В представленных на стадии экспертизы материалах, а также документах
(4,6-9) обозначение «ФРЕШ» представлено в различных вариантах графического
оформления: заглавные буквы белого цвета в оригинальном исполнении на фоне
фигур неправильной формы зеленого, ментолового и розового цвета, а также на
фоне зеленого овала; на фоне этикеток черного и белого цветов заглавные буквы
ментолового цвета с буквой «Р», выполненной в светло-коричневых тонах; буквы
белого цвета выполнены первая — заглавной, остальные – строчными, в
стилизованном шрифтовом исполнении на фоне овалов розового и зеленого цветов;
буквы розового и зеленого цветов, заключенные в овальную рамку, исходящую из
первой и последней букв и т.д. В тех же документах обозначение «ФРЕШ»
позиционируется и как словосочетание «Сусанинское Фреш». В связи с чем, из
представленных документов коллегией не усматривается, какое именно из
вышеперечисленных обозначений использовалось заявителем и узнаваемо
конечным потребителем, в том числе в представленной переписке (9).
Что касается довода заявителя в части наделения охраноспособностью
фонетической составляющей заявленного обозначения, коллегия отмечает
следующее. Правовой оценке подлежит обозначение в том виде, как оно заявлено.
Кодекс не содержит положения, позволяющего защищать у заявленного словесного
обозначения только его звуковое восприятие.
Одного лишь проставления на яйцах обозначения «ФРЕШ» в стандартном
шрифтовом исполнении не достаточно для вывода о том, что заявленное
обозначение приобрело различительную способность. Отсутствие в ГОСТах (10)
термина «ФРЕШ» не опровергает вышеизложенные доводы.
Информации касательно использования обозначения «ФРЕШ» в отношении
товаров 29 класса МКТУ «птица домашняя неживая, субпродукты из мяса птиц,
белок и желток яичный, яичный порошок» заявителем не представлено.
На основании изложенного, в отношении товаров 29 класса МКТУ у коллегии
есть основания полагать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям
пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Изложенный вывод соотносится также с практикой ведомства,
подтверждаемой сведениями о товарных знаках по свидетельствам №№ 470018
(правовая охрана не распространяется на слово «Фреш» в отношении однородных
товаров 29 класса МКТУ), 362292 (правовая охрана не распространяется на слово
«fresh» в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ).
Довод заявителя в части регистраций товарных знаков [«ФРУКТОВЫЙ САД»
(свидетельство № 203353); «ОВОЩ ЮГА» (свидетельство № 364596) и другие (2)]
признан коллегией неубедительным. Производство по каждой заявке ведется
независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.
В силу того, что заявленное обозначение представляет собой обозначение,
подпадающее под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия не находит
оснований для отмены решения Роспатента от 12.12.2014.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2015, оставить в силе решение
Роспатента от 12.12.2014.
ПРИМЕР ИЗ РОСПАТЕНТА