Поскольку наш доверитель не позволил раскрывать его товарный знак, а решение Палаты по патентным спорам само по себе составляет определенный интерес, то мы изменили наименование товарного знака, а суть решения Палаты по патентным спорам сохранили.
Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 04.08.2004, поданное ООО «КОМПАНИЯ «БИЗНЕСПАТЕНТ», Москва (далее-лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № товарного знака « БИЗНЕС ПАТЕНТ»,при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака « БИЗНЕС ПАТЕНТ» произведена в 2003году за № с приоритетом от 2002 года на имя фирмы «Компания БИЗНЕС ПАТЕНТ», Москва (далее-правообладатель) в отношении товаров 06, 07, 11 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.
Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «представляет собой оригинальную законченную композицию словесного элемента « БИЗНЕС ПАТЕНТ», выполненного оригинальным шрифтом красного цвета».
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.08.2004 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака « БИЗНЕС ПАТЕНТ» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее-Закон).
Возражение мотивировано следующими доводами:
— свидетельство № на товарный знак « БИЗНЕС ПАТЕНТ» по заявке № с приоритетом от2002 года зарегистрировано на Компанию «БИЗНЕС ПАТЕНТ», основными видами деятельности которого согласно Уставу являются практически все цитируемые в регистрации № товарного знака «БИЗНЕС ПАТЕНТ » товары и услуги;
— с момента регистрации указанного Общества зафиксированное в его названии словосочетание « БИЗНЕСПАТЕНТ » является охраняемым законодательством Российской Федерации фирменным наименованием (по факту государственной регистрации);
-в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение « БИЗНЕС ПАТЕНТ», тождественное охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию « БИЗНЕСПАТЕНТ » в отношении однородных товаров и услуг, права на которое возникли у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.
На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны регистрации № … товарного знака «БИЗНЕС ПАТЕНТ».
К возражению приложены копии следующих материалов:
-Свидетельство о государственной регистрации № от 2001 года «КОМПАНИИ «БИЗНЕСПАТЕНТ » на 1л. [1];
-Устав «КОМПАНИИ «БИЗНЕСПАТЕНТ » от 06.03.2001 на 3л. [2];
-Устав ООО «Компании «БИЗНЕСПАТЕНТ» (новая редакция) от 15.08.2001 на 3л. [3];
-Устав Общества с ограниченной ответственностью « БИЗНЕС ПАТЕНТ» (новая редакция) от 09.06.2004 на 3л. [4];
-Лицензия регистрационный номер … от 23.04.2001 на 1л.[5];
-Лицензия регистрационный номер… от 31.05.2002 на 1л. [6];
-Свидетельство о государственной регистрации № от 19.11.2002 «КОМПАНИИ «БИЗНЕСПАТЕНТ» на 1л. [7];
— Свидетельство № 252004 на товарный знак « БИЗНЕС ПАТЕНТ» на 3л. [8];
-Протокол Общего собрания участников «Компании «БИЗНЕС ПАТЕНТ» от 27.05.2004 на 1л. [9].
Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступлении возражения и представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:
— «Компания «БИЗНЕСПАТЕНТ» является правообладателем двух товарных знаков: комбинированный товарный знак со словесным элементом «БИЗНЕС ПАТЕНТ»
-товарный знак [10] был зарегистрирован на фирму «КОМПАНИЯ «БИЗНЕС ПАТЕНТ», созданную 26.04.98 единственным учредителем гражданином Российской Федерации мистером икс;
— товарный знак [10] зарегистрирован в отношении тех же самых классов МКТУ, что и оспариваемый товарный знак;
-поскольку товарный знак [10] интенсивно использовался самим владельцем и другими фирмами по лицензиям, мистер икс зарегистрировал новую свою же фирму — «Компания БИЗНЕС- ПАТЕНТ» от .11.2002,
-на стадии рассмотрения заявки « БИЗНЕС ПАТЕНТ» №…… Федеральным институтом промышленной собственности в заявку были внесены изменения — заявителем по указанной заявке является «Компания БИЗНЕСПАТЕНТ»;
— деятельность фирмы «Компания БИЗНЕСПАТЕНТ» по оспариваемой регистрации не требует лицензии, т.к. оспариваемый товарный знак не распространяется на вид услуг 37 класса «строительство»;
-деятельность фирм ООО «БИЗНЕС ПАТЕНТ» и «Компания «БИЗНЕС-ПАТЕНТ» по уставной деятельности различные;
-однако, как выяснилось из поисковых систем Интернет, фирма, подавшая возражение, не ограничилась строительной деятельностью, на которую им была выдана лицензия, а стала заниматься недобросовестной конкуренцией: поскольку товарному знаку «БИЗНЕС ПАТЕНТ» проводилась широкая рекламная кампания, то руководителям фирмы «КОМПАНИЯ « БИЗНЕС ПАТЕНТ» понравился раскрученный товарный знак и они зарегистрировали фирму с названием, сходным с товарным знаком [10] «БИЗНЕС ПАТЕНТ» и с фирменным наименованием «КОМПАНИЯ «БИЗНЕСПАТЕНТ», известным с 1998 года;
-фирма «Компания «БИЗНЕС ПАТЕНТ» сама является нарушителем чужого товарного знака [10] «БИЗНЕС ПАТЕНТ», при этом она нарушила не только Закон Российской Федерации «О товарных знаках…», но и Статью 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в которой говорится: «Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах»; в частности, подлежат запрету все действия, которые способны каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
— «Компания «БИЗНЕС ПАТЕНТ» вводит в заблуждение целый ряд фирм, в том числе иностранных, дистрибьюторами которых она является.
На основании изложенного правообладатель просит коллегию Палаты по патентным спорам отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака « БИЗНЕС ПАТЕНТ» по свидетельству № ….
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 09.2002 поступления заявки №… на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона и пункта 2.5 (1) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Оспариваемый товарный знак «БИЗНЕС ПАТЕНТ» , выполнен заглавными буквами русского алфавита красного цвета оригинальным шрифтом.
В возражении от 04.08.2004 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку « БИЗНЕС ПАТЕНТ» по свидетельству № …, которая, по мнению лица, подавшего возражение, была предоставлена без учета наличия известного на территории Российской Федерации фирменного наименования, принадлежавшего другому лицу (абзац 2 пункта 2 статьи 7 Закона).
Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:
— товарный знак воспроизводит фирменное наименование или его часть;
— правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета товарного знака;
— данное фирменное наименование известно на территории Российской Федерации;
— товары, в отношении которых используется фирменное наименование, и в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны.
Представленный в Палату по патентным спорам документ [1] свидетельствует о том, что право на фирменное наименование у «Компании «БИЗНЕС ПАТЕНТ» возникло .03.2000 года, когда указанное Общество было зарегистрировано в Московской регистрационной палате, т.е. ранее даты приоритета товарного знака « БИЗНЕС ПАТЕНТ» -.09.2002.
«КОМПАНИИ «БИЗНЕСПАТЕНТ» в качестве юридического лица в установленном порядке не оспорена и не признана недействительной, для осуществления своей деятельности «КОМПАНИЕЙ «БИЗНЕСПАТЕНТ» получены необходимые лицензии [34].
«КОМПАНИЯ «БИЗНЕСПАТЕНТ» получила известность, благодаря своей интенсивной деятельности, что подтверждается представленными договорами [27, 31], платежными поручениями [29], товарными накладными [32].
В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
Удовлетворить возражение от 04.08.2004 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №….. частично, сохранив её действие в отношении не совпадающих по видам деятельности товаров и услуг.
«КОМПАНИЯ «БИЗНЕСПАТЕНТ»